Richter Mr. Rehnquist hielt in der schriftlichen Gerichtesentscheidung wie folgt fest (Abschnitte I, II, III, IV):

 Wir gewährten eine neuerlichen Einspruch und Überprüfung des Falls ("certoriari"), um zu entscheiden, ob eine Verfahrensweise (bzw. ein Prozess) zum Aushärten von synthetischem Gummi, welches in mehreren seiner Schritte die Verwendung einer mathematischen Formel und einen programmierten Digitalrechner einschließt, patentierbarer Gegenstand nach 35 U.S.C. §101 ist..

I.

Die fragliche Patentanmeldung wurde von den Beschwerdeführern am 6. August 1975 eingereicht. Die beanspruchte Erfindung stellt ein Verfahren für das Formen von rohem nicht-ausgehärtetem synthetischem Gummi in voll ausgehärtete Präzisionsprodukte dar. Die Verfahrensweise basiert auf einer Formpresse zum Formen des nicht-ausgehärteten Materials unter Hitze und Druck, mit anschließendem Behandeln des synthetischen Gummis in der Formpresse damit das Produkt seine Form beibehält, und ist nach dem erfolgten Gießen funktionsgerecht wirksam.1

 

Die Beschwerdeführer behaupten, dass ihr Verfahren die Produktion von geformten Artikeln sicherstellt, die ordentlich ausgehärtet sind. Das Erreichen einer perfekten Aushärtung basiert auf mehreren Faktoren. Dazu zählen die Dicke des zu formenden Artikels, der Temperatur beim Gießvorgang, und die Dauer an Zeit, die der Artikel in der Presse bleiben darf. Es ist möglich, unter Verwendung bekanntem Zeit-, Temperatur-, und Aushärte-Datenbezug mittels der Arrhenius-Gleichung 2 zu errechnen, wann die Presse <450 U.S. 178> zu öffnen  und das ausgehärtete Produkt zu entfernen ist. Nichtsdestoweniger - den Beklagten zufolge - ist die Industrie bislang unfähig gewesen, gleichmäßige exakte Aushärtung zu erzielen, weil die Temperatur der Gießform nicht präzise gemessen werden konnte. Somit war es schwierig, die erforderlichen Berechnungen zur Bestimmung der Aushärtezeit durchzuführen.3 Weil die Temperatur innerhalb der Presse bis jetzt als eine unkontrollierbare Variable angesehen worden ist, bestand die konventionelle Praxis der Industrie darin, die Aushärtezeit als jene kürzeste Zeit zu rechnen, während der alle Teile des Produktes definitiv ausgehärtet sind; wobei eine hinreichende Formpresse-Öffnungszeit während des Beschickens und Entladens angenommen wird. Die Mängel dieser Praxis bestehen jedoch darin, dass es - wie einige Fälle zeigten - beim Operieren mit einer unkontrollierbaren Variablen unvermeidlich zum Überbewerten der Formpresse-Öffnungszeit und zum übermäßigen Aushärten des Gummis führte;  in anderen Fällen zum Unterschätzen dieser Zeit und zur ungenügender Aushärtung des Produkts.4

 

Die Beschwerdeführer charakterisieren ihren Beitrag zum Stand der Technik durch den Prozess der beharrlichen konstanten Messung der aktuellen Temperatur innerhalb der Formpresse. Die Temperatur-Messdaten werden hier automatisch <209 USPQ 5> in einen Computer eingegeben, der fortgesetzt die Aushärtezeit durch Verwendung der Arrhenius-Gleichung  errechnet. <450 U.S. 179> Wenn die errechnete Zeit der aktuellen Zeit gleicht, die seit dem Schließen der Presse abgelaufen ist, gibt der Computer ein Signal an ein Gerät aus, um die Presse zu öffnen. Den Beschwerdeführern zufolge sind folgende Merkmale völlig neu: das kontinuierliche Messen der Temperatur im Hohlkörper der Presse; die Eingabe dieser Informationen an einen Digitalrechner, der fortgesetzt die Aushärtezeit berechnet; sowie die Abgabe eines Signals vom Computer zum Öffnen der Presse.

 

Der Patent-Prüfer lehnte die Ansprüche der Beschwerdeführer aus dem einzigen Grund ab, dass sie unter 35 U.S.C. §101 fielen und somit Gegenstand außerhalb des Statuts seien5 . Er stellte fest, dass die mit <450 U.S. 180> bezeichneten, in den Patentansprüchen der Beschwerdeführer von einem Computer unter Kontrolle eines gespeicherten Programms ausgeführten erfinderischen Schritte, nicht-statusgemäße gegenständliche Materie sei, die unter die Entscheidung des Obersten US-Gerichtshofs  in der Angelegenheit Gottschalk v. Benson, 409 U.S. 63, 175 USPQ 673 (1972). fiele. Die übrigen Schritte - das Einbringen von Gummi in der Presse und das nachfolgende Schließen der Presse <450 U.S. 181> - wäre „der Natur nach bekannt und konnte daher nicht die Basis von Patentierbarkeit sein”. Der Prüfer schloss daraus, dass die Patentansprüche der Beschwerdeführer ein Computerprogramm für die Steuerung einer Gummi-Formpresse darstellten und schützten.

 

Der Berufungssenat des US-Patentamts stimmte zwar dem Prüfer zu, aber das Bundes-Appellationsgericht (CCPA) reversierte die Entscheidung. Das Gericht merkte an, dass ein Patentanspruch, der unter Gegenstände außerhalb des Patentstatuts <209 USPQ 6> fällt, nicht unstatutengemäß wird, nur weil ein Computer involviert ist. Die Ansprüche der Beschwerdeführer gingen nicht in Richtung eines mathematischen Algorithmus oder einer verbesserten Rechenmethode, sondern würden eher einen verbesserten Prozess für das Formen von Gummi-Artikeln durch Lösung eines praktischen Problems beschreiben, das beim Gießen von Gummi-Produkten aufgetreten war.

 

Die Regierung ersuchte um neuerliche Überprüfung des Falls durch den Obersten Gerichtshof der USA ("certoriari") mit dem Argument, dass die Entscheidung des Bundes-Appellationsgerichts (CCPA) inkonsistent mit vorausgehenden Entscheidungen dieses Gerichtes gewesen wäre. Wegen der Wichtigkeit der aufgeworfenen Frage gewährten wir die Verfügung. Oberster Gerichtshof der Vereinigten Staaten (US Supreme Court), 205 USPQ 488 (1980).

 

Ausgang der Gerichtsverhandlung: Der Oberste Gerichtshof bestätigte das Ergebnis der Entscheidung der niedrigeren Instanz, wonach die Patentansprüche der Beschwerdeführer patentierbarer Gegenstand sein könne. Dieser Beschluss wurde nicht von der Verwendung einer mathematischen Formel durch die Beschwerdeführer beeinflusst, sondern weil die Beschwerdeführer nicht nach Patentierung der mathematische Formel an sich trachteten, sondern nur um sie in Zusammenhang mit einem Verfahren zum Aushärten von synthetischem Gummi zu benutzen.

                                                                   

In der Gerichtsentscheidung wird wie folgt festgehalten (Kurzfassung):

 Die Patentansprüche der Beschwerdeführer beschrieben einen Gegenstand der für patentrechtlichen Schutz unter § 101 geeignet war:    

(a) Im Sinne von § 101 ist eine "Verfahrensweise" (= process) eine "Tätigkeit (bzw. eine Folge von Tätigkeiten), ausgeführt, um den erfindungsgemäßen Gegenstand umzugestalten bzw. auf einen anderen Zustand oder Gegenstand zu reduzieren. Wenn neu und nützlich, ist es genau so patentierbar wie es ein Stück Maschinerie ist…. Die Maschinerie, die hiermit als passend beschrieben wird, um das Verfahren durchzuführen, mag vielleicht nicht neu oder patentierbar sein". Cochrane v. Deener, 94 U.S. 780, 788. Industrielle Verfahren für das Umgestalten von rohem nicht- ausgehärteten synthetischen Gummi in einen anderen Zustand oder Gegenstand - wie in den Ansprüchen der  Beschwerdeführer aufgezeigt - sind von jener Art, die in der Vergangenheit als dafür geeignet angesehen wurden, patentrechtlichen Schutz zu genießen.    

(b) Während eine mathematische Formel, ebenso wie ein Naturgesetz, nicht Gegenstand eines Patentes sein kann (siehe: GOTTSCHALK V. BENSON, 409 U.S. 63; Parker v. Flook, 437 U.S. 584) - so wünschen die Beschwerdeführer nicht eine mathematische Formel patentieren zu lassen, sondern suchen stattdessen Schutz für ein Verfahren zur Aushärtung  von synthetischem Gummi. Obwohl ihr Verfahren eine bekannte mathematische Gleichung benutzt, so suchen sie nicht in erster Linie die Verwendung dieser Gleichung zu begehren. Es sei denn in Verbindung mit allen anderen Schritten im beanspruchten Verfahren. Ein Patentanspruch, der unter Gegenstände außerhalb des Patentstatuts fällt, wird nicht einfach deshalb unstatutengemäß, nur weil er eine mathematische Formel, ein Computerprogramm, oder einen digitalen Computer aufweist. Die Patentansprüche der Beschwerdeführer müssen als Ganzes betrachtet werden; es wäre unpassend, die Ansprüche in alte und neue Elemente zu zerlegen, und dann das Vorhandensein der alten Elemente in der Aufzählung zu ignorieren. Die Frage, ob eine bestimmte Erfindung den "Neuheits"-Anforderungen gemäß 35 U.S.C § 102 oder den "Nicht-Offensichtlichkeits“- Anforderungen gemäß §103 entspricht, beeinflusst die Entscheidung nicht hinsichtlich dessen, ob die Erfindung in eine Kategorie von erfindungsgemäßen Gegenständen fällt, für die Patentschutz nach § 101 vorgesehen ist.    

(c) Wenn eine Patentanspruch, der eine mathematische Formel enthält, diese Formel in einer Struktur oder einem Verfahren in einer Weise implementiert oder anwendet, dass als Ganzes betrachtet eine Funktion erfüllt ist, für welche die Patentgesetze vorgesehen wurden um sie zu schützen (z.B. Umgestalten oder Reduzieren eines Artikels in einen anderen Zustand oder Gegenstand), dann stellt der Anspruch die Anforderungen des §101 zufrieden.

Nähere Präzisierungen (II, II, IV):

                                                                                                          II.

Im letzten Gerichtstermin beim Fall Diamand v. Chakrabarty, ....U.S...., , 206 USPQ 193 (1980) diskutierte dieses Gericht die geschichtliche Bedeutung der Patentgesetze; insbes. 35 U.S.C. §101. Ebenso wie im Fall Chakrabarty haben wir auch hier Text 35 U.S.C. §101 zu betrachten, welcher besagt :  Wer immer eine neue oder nützliche Verfahrensweise, Maschine, Herstellungsweise oder Material-Zusammensetzung, oder irgendeine neue und nützliche Verbesserung davon erfindet oder entdeckt, kann darauf unter Bezugnahme auf die Voraussetzungen und Anforderungen dieses Titels ein Patent erlangen 6

 <450 U.S. 182> Was den Aufbau der Statuten anbelangt, so beginnen wir mit der Terminologie im Statut (dem Patentgesetz, Anmkg.).

Wenn nicht anders definiert, so “werden Wörter interpretiert in ihrer gewöhnlichen, zeitgenössischen, üblichen Bedeutung“, siehe ” Perrin v. U.S.A., .... US.... (1979). Im Umgang mit den Patentgesetzen haben wir oftmals davor gewarnt, dass „Gerichte“ nicht in die Patentgesetze Einschränkungen und Bedingungen hinein interpretieren sollten, welche die gesetzgebende Gewalt nicht so zum Ausdruck gebracht hat. “Diamand v. Chakrabarty, ....U.S. unter.., 206 USPQ at 196 zitierend United States v. Dubilier Condensor Corp., 289 U.S. 178, 199, 17 USPQ 154, 162 (1933).

 Der Patent-Gesetzesbeschluss von 1793 definiert die unter das Gesetz fallenden Gegenstände als “jedwede neue und nützliche Technik, Maschine, Herstellung oder Zusammensetzung von Gegenständen, oder jedwede neue oder nützliche Verbesserung [davon].” Beschluss vom 21. Feb. 1793, ch. 11, §1, 1 Stat. 318. Erst als die Patentgesetze im Jahre 1952 neu kodifiziert wurden, ersetzte der Kongress den Begriff  “Technik ("art") durch das Wort “Verfahrensweise” ("process"). Es ist dieser zuletzt genannte Begriff, mit dem wir heute konfrontiert sind. Um dessen Bedeutung zu erfassen, mögen wir nicht in Unkenntnis jenes Komitee- Berichtes bleiben, der den 1952er-Beschluss begleitete. Er informierte uns darüber, dass jener Kongress der Ansicht war, die unter das Gesetz fallenden Gegenstände “würden alles unter der Sonne einschließen, das von Menschen gemacht wird.” S. Rep. Nr. 1979, 82d Cong., 2d Sess., 5 (1952), H.R. Rep. Nr. 1923, 82d Cong., Sec. 2d Sess., 6 (1952).

Obwohl der Begriff “process” (Verfahrensweise; schrittweises Abwickeln; Prozess) bis 1952 nicht zu 35 U.S.C §101 hinzugefügt wurde, hat ein „process“ in der Geschichte deshalb patentrechtlichen Schutz genossen, weil er als eine Form jenes Begriffes von “Technik” (wie im Beschluss von 1793) betrachtet wurde 7. Als Definition eines patentierbaren Prozesses gab das Gericht wie folgt an:

Dass ein Prozess (= Verfahrensweise) patentierbar sein kann, unabhängig <450 U.S. 183> von der speziellen Form des benutzten Instrumentariums, kann nicht bestritten werden.* * * Ein Prozess ist eine Form der Behandlung bestimmter Materialien, um ein bestimmtes Ergebnis zu produzieren. Es ist eine Tätigkeit, oder eine Folge von Tätigkeiten, ausgeführt, um den erfindungsgemäßen Gegenstand umzugestalten bzw. auf einen anderen Zustand oder Gegenstand zu reduzieren. Wenn neu und nützlich, so es ist ebenso patentierbar wie ist ein Stück Maschinerie. In der Sprache des Patentgesetzes ist es eine Technik. Die Maschinerie, die hinaus als geeignet beschrieben wird um den Prozess auszuführen, mag vielleicht - oder vielleicht auch nicht - neu oder patentierbar sein; während der Prozess als solcher vielleicht insgesamt neu sein und ein völlig neues Ergebnis produzieren mag. Der Prozess <450 U.S. 184> erfordert, dass bestimmte Dinge mit bestimmten Substanzen geschehen sollen, und zwar in einer bestimmten Reihenfolge; aber die Werkzeuge, die zu diesem Zweck benutzt werden, mögen von sekundärer Bedeutung sein.” Cochrane v. Deener, 94 U.S. 780, 787-788 (1876). <209 USPQ 7>

Die Analyse der Akzeptanz eines Anspruches auf Patentschutz für eine ”Verfahrensweise“ (Prozess) veränderte sich nicht mit dem Zusatz besagten Begriffes zu §101. Kürzlich, im Fall Gottschalk v. Benson, 409 U.S. 663, 175 USPQ 673 (1972), wiederholten wir die oben erwähnte Definition, die in Cochrane v Deener angeführt wird, und setzten hinzu, dass  “Umwandlung und Reduzierung eines Artikels in einen anderen Zustand oder Gegenstand“ der Anhaltspunkt zur Patentierbarkeit eines Anspruchs auf eine Verfahrensweise sei, welche keine spezielle Maschinerie beschreibt.” Id., unter 70, 175 USPQ bei 676 .

 

Wenn wir die Patentansprüche der Beschwerdeführer in Bezug auf die oben erwähnten Statements zu den besagten Fällen analysieren, so kommen wir zu dem Schluss, dass eine physische und chemische Verfahrensweise für das präzise Formen von synthetischen Gummi-Produkten unter die §101-Kategorien von möglichen patentierbaren Gegenständen fällt. Dass die Patentansprüche die Umwandlung eines Artikels - in diesem Fall roher nicht-ausgehärteter synthetischer Gummi - in einen anderen Zustand oder Gegenstand beinhalten, kann nicht bestritten werden. Die Patentansprüche der Beschwerdeführer beschreiben im Detail eine schrittweise Methode für die Auslösung eines Belade-Vorganges bei einer Formpresse mit rohem nicht-ausgehärtetem Gummi und die Beendigung mit abschließender Öffnung der Presse nach vollendeter Aushärtung. Industrielle Prozesse wie diese sind von jener Sorte, die aus geschichtlicher Sicht zum Schutz durch unsere Patentgesetze vorgesehen waren.8

III.

<450 U.S. 185> Unsere Entscheidung hinsichtlich der Patentansprüche der Beschwerdeführer Behauptungen ändert sich nicht trotz der Tatsache, dass in verschiedenen Schritten der Verfahrensweise eine mathematische Gleichung und ein programmierter Digitalrechner benutzt wird. Dieses Gericht hat zweifelfrei Beschränkungen aus §101 erkannt. Nicht jede Entdeckung befindet sich innerhalb der Kriterien der gesetzlichen Regelungen. Von solchem Patentschutz ausgeschlossen sind ferner Naturgesetze, physikalische Phänomene und reine Ideen. Man siehe dazu Parker v. Flook, 198 USPQ 193 (1978); Gottschalk v. Benson, 409 U.S. 63, 67, 175 USPQ 673, 674-675 (1973); Funk Bros. Seed Co. v. Kalo Co., 333 U.S. 127, 130, 76 USPQ 280, 281 (1948). “Eine Idee als solche ist nicht patentierbar.” Rubber-Tip Pencil Co. v. Howard, 20 Wall. 498, 507 (1874). “Ein Prinzip ist in der Theorie eine fundamentale Wahrheit; eine grundlegende Ursache; ein Motiv; solche Sachen können nicht patentiert  werden, da niemand aus daraus ein Ausschlussrecht beanspruchen kann.” Le Roy v. Tatham, 14 How. 156, 175 (1852). Im letzteren Gerichtsbeschluss erklärten wir dazu:

 

[Ein] neues Mineral, das auf Erden entdeckt wird, oder eine neue Pflanze, die in der Wildnis gefunden wird, ist kein patentierbarer Gegenstand. Ebenso hätte Einstein sein berühmtes Gesetz E = mc², oder Newton das Gesetz der Schwerkraft,  nicht patentieren lassen können. Solche Entdeckungen sind Manifestationen der * * * Natur, frei für alle Menschen und für Niemanden in exklusiver Weise reserviert. Siehe: Diamond v. Chakrabarty ...U.S....., ....,206 USPQ 193, 197 zitierend Funk Bros. Seed Co. v. Kalo Co., 333 U.S. 127, 130, 76 USPQ 280, 281 (1948). 

 

Unsere kürzlich festgehaltenen Entscheidungen in Gottschalk v. Benson (s. oben), und Parker v. Flook (s. oben) - in beiden Fällen computer-bezogen <209 USPQ 8> - gehen keineswegs über diese lang feststehenden Prinzipien hinaus. Bezüglich Benson bestätigten wir nicht-patentierbare Ansprüche auf einen Algorithmus zur Umwandlung von binär codierten Dezimalzahlen auf äquivalente reine binäre Zahlen. Die einzige praktische Anwendung des Algorithmus bestand in Verbindung mit der Programmierung eines allgemeinen Zwecken dienenden Digitalrechners <450 U.S. 186>. Wir definierten “Algorithmus” als ein “Verfahren zur Lösung einer vorgegebenen mathematischen Problemstellung,” und wir haben entschieden, dass ein solcher Algorithmus oder eine mathematische Formel, gleichsam ist wie ein Naturgesetz, nicht Gegenstand eines Patents sein kann.9

 

Parker v. Flook (s.oben) präsentierte eine ähnliche Situation. Die Patentansprüche wurden auf eine Methode zur Errechnung eines “Alarm-Limits” gestellt. Ein “Alarm-Limit” ist einfach eine Zahl, und das Gericht schloss daraus, dass die Patentanmeldung eine Formel zum Berechnen dieser Zahl zu schützen suchte. Unter Benutzung dieser Formel konnte das aktualisierte Alarm-Limit berechnet werden, wenn mehrere andere Variablen bekannt waren. Die Patentanmeldung zeigt aber weder irgendeine Erklärung auf, wie diese anderen Variablen zu bestimmen sein sollten <450 U.S. 187>, noch deutete sie an 10 , "irgendwelche Beschreibungen der chemischen Prozesse beim Arbeitseinsatz,  der Überwachung der Prozess-Variablen, oder Maßnahmen zum Auslösen einer Alarmanlage bereit zu stellen. Alles, was bereitgestellt wurde, ist eine Formel zum Berechnen eines aktualisierten Alarm-Limits“. 437 U.S. bei 586, 198 USPQ at 195 .

 

Im Gegensatz dazu versuchen die Beschwerdeführer hier nicht, eine mathematische Formel patentieren zu lassen. Stattdessen suchen sie Patentschutz auf eine Verfahrensweise zum Aushärten von synthetischem Gummi. Obwohl ihr Verfahren eine bekannte mathematische Gleichung benutzt, so suchen sie nicht in erster Linie die Verwendung dieser Gleichung zu begehren. Vielmehr versuchen sie nur, andere von der Verwendung dieser Gleichung in Verbindung mit all den anderen Schritten in ihrem beanspruchten Verfahren auszuschließen. Dieses beinhaltet das Einbringen von Gummi in eine Formpresse, das Schließen der Formpresse, das ständige Bestimmen der Temperatur der Formpresse, das fortgesetzte Errechnen der passenden Aushärtezeit mittels Verwendung besagter Formel und einem Digitalrechner, und das automatische Öffnen der Presse zur richtigen Zeit. Offensichtlich benötigt man zwar keinen “Computer” zur Aushärtung von natürlichem oder synthetischem Gummi, wenn aber die integrierte Computer-Verwendung im Verfahrens-Patent die Möglichkeit von ”Über-Aushärtung“ oder “Unter-Aushärtung” bedeutend verringert, so wird das Verfahren dadurch als Ganzes kein nicht-patentierbarer Gegenstand.

 

Unsere früheren Ansichten unterstützen unseren gegenwärtigen Standpunkt, wonach ein Patentanspruch, der unter Gegenstände außerhalb des Patentstatuts fällt, nicht einfach deswegen unstatutengemäß wird, nur weil eine mathematische Formel, ein Computerprogramm oder ein digitaler Computer benutzt wird. In Gottschalk v. Benson (s. oben) haben wir angemerkt “Es heißt, dass die Entscheidung ein Patent auf jedwedes Programm ausschließt, das einen Computer bedient. Daran halten wir nicht fest.” 409 U.S. bei 71, 175 USPQ bei 676. Dazu ähnlich, in Parker v. Flook (s. oben), stellten wir fest: “Ein Verfahren ist nicht einfach deshalb unpatentierbar, weil es ein Naturgesetz oder einen mathematischen Algorithmus enthält.” 437 U.S. bei 590, 198 USPQ at 197. Es ist jetzt allgemeine Gepflogenheit, dass die Anwendung eines Naturgesetzes oder einer mathematischer Formel auf eine bekannte Struktur oder ein Verfahren patentrechtlichen Schutz verdienen darf. <450 U.S. 188> Siehe dazu z.B. Funk Bros. Seed Co. v. Kalo Co., 333 U.S. 127, 76 USPQ 280 (1948); Eibel Process Co. v. Minnesota & Ontario Paper Co., 261 U.S. 45 (1923); Cochrane v. Deener, 94 U.S. 780 (1876); O’Reilly v. Morse,15 How. 62 (1853); und Le Roy v. Tatham, 14 How. 156 (1852). Mr. Justice Stone erklärte dazu schon vor 4 Jahrzehnten:

 

  “Während eine wissenschaftliche Tatsache - oder die mathematische Postulierung davon - keine patentierbare Erfindung ist, kann es eine neuartige und nützliche Struktur die mit Hilfe der Kenntnis <209 USPQ 9> dieser wissenschaftliche Tatsache geschaffen wird, durchaus sein.“ Siehe: Mackay Radio Corp. & Telegraph Co. v. Radio Corp. Of America, 306 U.S. 86, 94, 40 USPQ 199, 202 (1939) 11.

 

Wir denken, dass diese Feststellung im Fall Mackay uns ein gutes Stück hin zur korrekten Antwort im vorliegenden Fall voranbringt. Arrhenius' Gleichung, isoliert betrachtet, ist nicht patentierbar; wenn jedoch eine Verfahrensweise zum Aushärten von Gummi erdacht wird, welche im Verfahren eine effiziente Lösung der Gleichung(?) integriert, so ist dieses Verfahren sicherlich am wenigsten ausgeschlossen, wenn man die gesetzliche Beschränkung unter §101 ansetzt.

 

Bei der Entscheidung über die Zulässigkeit des Patentschutzes unter §101 auf das von den Beschwerdeführern beanspruchte Verfahren müssen deren Ansprüche als Ganzes betrachtet werden. Es ist unpassend, die Ansprüche in alte und neue Elemente zu zerlegen und dann die Präsenz der alten Elemente bei der Analyse zu ignorieren. Dies ist insbesondere eine Tatsache in einem Verfahrens-Anspruch, weil eine neue Kombination von Schritten in einem Verfahren patentierbar sein kann, obwohl alle Einzelbestandteile der Kombination Stand der Technik und in allgemeiner Verwendung waren, bevor die Kombination bekannt gemacht wurde. Die “Neuheit” irgendwelcher Merkmale oder Verfahrensschritte, ja sogar das Verfahren <450 U.S. 189> selbst, ist nicht von Relevanz, wenn es darum geht, ob der Gegenstand eines Patentanspruchs in die §101- Kategorien möglicher patentierbarer Gegenstände fällt.12

 

Es wurde dagegen eingewandt, dass „Neuheit“ eine in §101 zum Ausdruck kommende  Betrachtungsweise sei. Vermutlich resultiert dieses Argument aus der Terminologie in §101, wo von jedweder “neuen und nützlichen” Verfahrensweise, Maschine, usw. die Rede ist. Paragraph 101 stellt aber ein allgemeines Statement dar, wie die gegenständliche Materie geartet sein müsste, damit sie „in Bezug auf die Bedingungen und Anforderungen dieses Titels“ für Patentschutz geeignet ist.” Es folgen die spezielle Bedingungen für Patentierbarkeit, und §102 umfasst detailliert jene Bedingungen, die gegeben sein müssen, damit der Begriff „Neuheit“ erfüllt ist.13 <450 U.S. 190> Deshalb ist die Frage, ob eine gewisse Erfindung NEU ist,  “vollständig getrennt davon, ob die Erfindung in eine Kategorie statutengemäßer Gegenstände fällt.“ Dazu auch Bergey, 596 F.2d 952, 961,  201 USPQ 352, 361 (CCPA 1979). Siehe auch Nickolas v. Peterson, 580 F.2d 898, 198 USPQ 385 (CA6 1978). Die Geschichte der Legislative im 1952er-Patentgesetz deckt sich mit diesen Überlegungen. Der Bericht des Senats stellte dazu fest:  <209 USPQ 10>

§101 hebt die gegenständliche Materie hervor, die patentierfähig sein kann, und zwar “in Bezug auf die Bedingungen und Anforderungen dieses Titels.“ Es folgen die Bedingungen, unter denen ein Patent erhalten werden kann folgen, und §102 umfasst die Bedingungen in Bezug auf „Neuheit“. S. Rep. Nr. 1979, 82d Cong., 2d Sess., 5 (1952) (mit nachdrücklicher Betonung). 

Weiters wird im gleichen Bericht festgestellt: 

 Es kann generell über §102 gesagt werden, dass er die den Statuten gemäße erforderliche Neuheit für Patentierbarkeit beschreibt, und praktisch die genauere Ausführung und Definition dessen einschließt, <450 U.S. 191> was unter „NEU“ gemeint ist.  Siehe § 101. Id., bei 6. 

Schließlich wird in den “Revision Notes” festgestellt: 

Der zusammengehörende Abschnitt des bestehenden Statuts ist in zwei Teile aufgeteilt; § 101 bezieht sich auf die gegenständliche Materie, für die Patente erhalten werden können; §102 definiert die statutengemäße Neuheit und gibt anderweitige Bedingungen für Patentierbarkeit an. Id., bei 17. Siehe auch H.R. Rep. Nr. 1923, 82d Cong., 2. Sess. (1952), unter 6, 7, und 17.

Zu diesem Fall mag eventuell später festgestellt werden, dass das Verfahren der Beschwerdeführer deshalb keinen Patentschutz verdient hätte, weil es die gesetzlichen Kriterien hinsichtlich Neuheit unter §102 oder Nicht-Offensichtlichkeit unter §103 nicht zufrieden stellte. Eine Zurückweisung aus einem dieser beiden Gründe beeinflusst jedoch nicht die Entscheidung, dass die Patentansprüche der Beschwerdeführer gegenständliche Materie beschrieben, für die Patentschutz unter §101 zulässig war. 

IV.

Uns stellte sich heute nur die Frage, ob die Patentansprüche der Beschwerdeführer unter die §101-Kategorien möglicher patentierbarer Gegenstände fallen oder nicht. Wir sehen die Ansprüche der Beschwerdeführer als nichts anderes an als eine Verfahrensweise zum Formen von Gummi-Produkten und nicht als einen Versuch, eine mathematische Formel zu patentieren. Wir erkennen natürlich an, dass - wenn ein Patentanspruch eine mathematische Formel vorträgt, (oder ein wissenschaftliches Prinzip oder ein Natur-Phänomen) - eine Nachforschung angestellt werden muss, inwieweit der Anspruch als Abstraktion einen Patentschutz für diese Formel sucht. Einer mathematischen Formel als solche gewähren unsere Patentgesetze keinen Schutz; Gottschalk v. Benson (s.oben). Dieses Prinzip kann nicht umgangen werden, indem man versucht, die Verwendung der Formel auf einen bestimmten technologischen Bereich zu limitieren; Parker v. Flook (s.oben). Daher  wird auch keinerlei nicht-signifikante Tätigkeit als Folge der erfindungsgemäßen Lösung („post-solution activity“) ein unpatentierbares Prinzip <450 U.S. 192> in eine patentierbare Verfahrensweise verwandeln; Ebenda.14. Eine andere Haltung würde einem kompetenten Designer ermöglichen, die erkannten Limitierungen betreffend für Patentschutz entsprechender Gegenstände zu umgehen. Andererseits aber, wenn ein Patentanspruch, der eine mathematische Formel enthält, diese Formel in einer Struktur oder Verfahrensweise anwendet, die als Ganzes betrachtet eine Funktion erfüllt, für welche die Patentgesetze zu ihrem Schutz vorgesehen wurden (z.B., das Umgestalten oder Reduzieren eines Artikels in einen anderen Zustand oder Gegenstand), dann genügt dieser Anspruch den Anforderungen aus §101. Weil wir die Patentansprüche der Beschwerdeführer nicht als Versuch ansehen, eine mathematische Formel zu patentieren, sondern vielmehr in Bezug setzen zu einem industriellen Verfahren für das Gießen von Gummi-Produkten <450 U.S. 193>, bestätigen wir hiermit das Urteil des Bundes-Appellationsgerichts.15 <209 USPQ 11>

 

Abweichende Meinungen der Dissenten Richter Stevens, gemeinsam mit Richterin Brennan und Richterin Marshall (Abschnitte I, II, III, IV): .

Der entscheidende Punkt bei der richtigen Beurteilung von patentrechtlichen Angelegenheiten liegt im Verständnis dessen, was der Erfinder beansprucht, entdeckt zu haben <450 U.S. 194>.  Im vorliegenden Fall beruht die Entscheidung des Gerichtes auf einem falschen Verständnis der Patentanmeldung von Diehr und Lutton. Überdies resultiert der Fehler des Gericht auch daraus, dass der kritische Unterschied zwischen dem Charakter des Gegenstands, den der Erfinder als NEU beansprucht (die §101-Thematik) -- und der Frage, WESHALB dieser Gegenstand tatsächlich neuartig ist (die §102-Thematik), IGNORIERT wird

I.

 

Bevor wir mit dem Diskutieren der hauptsächlichsten Fehler in der Meinung des Gerichtes beginnen, mag eine historische Bemerkung vielleicht hilfreich sein. Wie das Gericht in Parker v  Flook, 437 U.S. 584, 595, 195 USPQ 193, 199-200 (1978) ausführte, ist die Computer-Industrie relativ jung. Obwohl Computer-Technologie uns heute alltäglich erscheint, wurde der erste Digitalrechner mit der Fähigkeit zur Verarbeitung gespeicherter Programmen erst vor weniger als 30 Jahre entwickelt.16. Die Entwicklungen im Patentgesetz in Antwort auf diese neue Technologie sind sogar von noch jüngerem Jahrgang. Das Thema „gesetzlicher Schutz für Computer-Programme“ kam vor Ablauf eines Jahrzehnts nach Fertigstellung des ersten programmierbaren Digitalrechners nicht für ernste Überlegungen in Betracht.17 Es war im Jahre 1968 <450 U.S. 195>, als sich die Bundesgerichte ausdrücklich mit der Sache befassten 18, und 1972, als dieses Gericht hierzu seine erste Entscheidung verkündete 19.

 

Vor 1968 hätten wahrscheinlich althergebrachte Prinzipien im Patentgesetz die Erteilung eines gültigen Patentes auf fast jedes vorstellbare Computer-Programm verhindert. Unter der “Gedanken-Schritte-Doktrin“ wurden Verfahrensweisen, die gedankliche Abläufe <209 USPQ 12>  darstellten, als nicht patentierbar betrachtet. Siehe z.B. im Fall  Heritage, 150 F.2d 554, 556-558, 66 USPQ 217, 219-221 (CCPA 1945); im Fall Yuan, 188 F.2d 377, 380-383, 89 USPQ 324, 326-330 (CCPA 1951). Die “Gedanken-Schritte-Doktrin“ basierte auf dem vertrauten Prinzip, wonach ein wissenschaftliches Konzept oder eine reine Idee nicht Gegenstand eines gültigen Patentes sein kann. Siehe auch Fall Bolongaro, 62 F.2d 1059, 1060, 16 USPQ 295, 296-2705 20 (CCPA 1933). Die Doktrin wurde regelmäßig hervorgeholt, um Patente auf Erfindungen zu untersagen, die hauptsächlich aus mathematischen Formeln oder Rechenmethoden bestanden.21.  Sie wurde auch gegen Patentansprüche angewandt, in dem gedankliche Abläufe oder Rechenmethoden das einzige neuartige Element oder schöpferische Merkmal darstellen; es war klar, dass Patentierbarkeit <450 U.S. 196> nicht auf einem geistigen Schritt aufbauen kann.22. Unter der „Maschinenfunktions-Doktrin“ war ein Verfahren, das sich auf nichts anderes als auf eine Beschreibung der Funktion einer Maschine berufen konnte, nicht patentierbar. Diese Doktrin hatte ihren Ursprung in mehreren Entscheidungen dieses Gerichts aus dem 19. Jahrhundert 23. Ihr war im späteren Verlauf bei Entscheidungen von niedrigeren Bundesgerichtshöfen konsequent gefolgt worden, 24. <450 U.S. 197>. Schließlich noch schien die Definition von “Verfahrensweise”, wie sie von diesem Gericht in Cochrane v. Deener, 94 U.S. 780, 787-788 (1876) proklamiert wurde, anzuzeigen, dass ein patentierbarer Vorgang eine physische Umwandlung in den Materialien verursachen muss, auf die der Vorgang angewandt wird. Siehe u. a. auch 7-8, 209 USPQ unter 6.

 

Besorgnis um die Fähigkeit des Patentwesens, mit rascher technologischer Veränderung  im Computerbereich und anderen Feldern Schritt zu halten, führten 1965 im Patentwesen zu Änderungen durch eine vom Präsidenten eingesetzten Kommission. Nach dem Studium der Frage der Patentierbarkeit von Computerprogrammen empfahl die Kommission, dass Computerprogramme ausdrücklich aus dem Geltungsbereich der Patentgesetze ausgenommen sein sollten; diese Empfehlung wurde hauptsächlich mit der Unfähigkeit des Patentamtes begründet, mit der administrativen Last durch das Prüfen von Programm-Anmeldungen fertig zu werden.25.  Zu ungefähr derselben Zeit, als die Kommission ihren Bericht erstellte, gab das Patentamt seine Absicht bekannt, Richtlinien für die Prüfung von Anmeldungen auf Patente für Computerprogramme zu veröffentlichen <209 USPQ 13> . Siehe dazu 829 Off. Gaz. Pat. Off. 865 (16. Aug. 1966). Unter den vorgeschlagenen Richtlinien war ein Computerprogramm, egal ob als Apparat oder Verfahren beansprucht, nicht patentierbar.26 Das Patentamt zeigte jedoch auf  <450 U.S. 198>, dass ein programmierter Computer ein Bestandteil eines patentierbaren Prozesses sein könnte, wenn er mit nicht-offensichtlichen Elementen kombiniert wird um ein physikalisches Ergebnis zu produzieren. Das Patentamt adoptierte diese Richtlinien formell im Jahre 1968. Siehe dazu 33 Fed. Reg.15609 (17. Okt. 1968).

 

Die neuen Richtlinien sollten nur ein kurzes Leben haben. Beginnend mit 2 Entscheidungen im Jahre 1968 fand eine dramatische Änderung im Gesetz - wie es vom Bundes-Appellationsgericht (CCPA) verstanden wurde - statt. Durch Zurückweisung der vertrauten “Maschinenfunktions”- und “Gedanken-Schritte”-Doktrinen interpretierte besagtes Gericht §101 des Patentgesetzes neu, um die Kategorien patentierbarer Gegenstände drastisch zu vergrößern. Diese Neuinterpretation sollte zu dem Schluss führen, dass Computerprogramme innerhalb jenen Kategorien von Erfindungen lägen, für die der Kongress beabsichtigte, den Patentschutz auszudehnen.

 

Im Fall von Tarczy-Hornoch, 397 F.2d 856, 158 USPQ 141 (CCPA 1968), überstimmte ein nicht-einstimmiges Appellationsgericht (CCPA) die bisher vertretene Linie von der Anwendung der “Maschinefunktions-Doktrin“. Die Mehrheit erkannte an, dass die Doktrin durch diverse Gerichtsentscheidungen entstanden war, und dass die niedrigeren Gerichtshöfe - einschließlich des Bundes-Appellationsgericht - während der vorausgegangenen 70 Jahre konsequent dazu standen. Nichtsdestoweniger beschloss das Gericht, dass die Doktrin auf einer Fehldeutung der Präzedenzfälle beruhte, und dass sie entgegen “den eigentlichen Zwecke des Patentwesens war; geeignet, eine Anzahl unerwünschter Ergebnisse hervorzurufen, die von grober Ungerechtigkeit bis zu Albernheit reichen.” Id. unter 867, 158 USPQ unter 149.27 . Kurze Zeit später befiel der “Gedanken-Schritte-Doktrin“ ein ähnliches Schicksal <450 U.S. 199> . Im Fall Prater, 415 F.2d 1378, 159 USPQ 583 (1968), modifiziert nach Neuverhandlung, 415 F.2d 1393, 162 USPQ 541 (CCPA 1969), befand das Gericht, dass die Präzedenzfälle, auf denen die Doktrin beruhte, entweder schlecht durchdacht oder im Laufe der Jahre falsch interpretiert worden waren. Id. unter 1382-1387, 159 USPQ unter 587. Das Gericht schloss, dass die Tatsache, dass eine Verfahrensweise in Ideenform ausgeführt sein mag,  keine Patentierbarkeit ausschließen sollte, wenn die Patentansprüche offenbaren, dass der Prozess auch ohne gedankliche Tätigkeit durchgeführt werden kann. Id. unter 1389, 159 USPQ unter 593 28. Dieser Aspekt der ursprünglichen Ansicht im Fall Prater blieb im Wesentlichen unbehelligt - selbst nach der abgegebenen Meinung nach dem Neuverhandeln. Jedoch zeigte die zweite Meinung im Fall Prater eindeutig, dass Patentansprüche, die breit genug gefasst sind, um den Einsatz eines programmierten Computers einzuschließen, nicht mangels patentierbarem Gegenstand abgelehnt werden. Id., unter 1403, n. 29, 162 USPQ unter 549 .29

 

<450 U.S. 200> Das Patentappellationsgericht ersetzte alsbald die überstimmten Doktrinen mit dehnbareren Prinzipien; formuliert mit Computer-Technologie im Hintergedanken. Im Fall Bernhart, 417 F.2d 1395, 163 USPQ 611 (CCPA 1969) bekräftigte das Gericht erneut Prater und deutete an, dass alles, was von der „Gedanken-Schritte-Doktrin“ bliebe, ein Verbot auf die Erteilung eines Patents  <209 USPQ 14> wäre, welches ein Monopol auf alle Anwendungen aus einem wissenschaftlichen Prinzip oder einer mathematischen Gleichung verleihen würde. Id., unter 1399, 163 USPQ unter 615 . Das Gericht entschied auch, dass ein Computer, programmiert mit einem neuen und nicht-naheliegenden Programm, physikalisch unterschiedlich zu einem gleichen Computer ohne dieses Programm wäre; der programmierte Computer stellte somit eine neue Maschine oder zumindest eine neue Verbesserung gegenüber dem nicht-programmierten Computer dar. Id., unter 1400, 163 USPQ unter 616.  Deshalb könnte Patentschutz auf neue Computerprogramme erteilt werden, wenn die Patentansprüche für „Apparate“ formuliert würden (d.h. also: in „technizistischer Form“).

 

Das Bundes-Patentappellationsgericht lenkte seine Aufmerksamkeit auf Verfahrens-Patentansprüche welche Computerprogramme umfassen, siehe Fall Musgrave, 431 F.2d 882, 167 USPQ 280 (CCPA 1970). Hierzu betonte das Gericht die Tatsache, dass seit dem Fall Prater die „Gedanken-Schritte-Doktrin“ abgeschafft wurde; insbesondere lehnte das Gericht  die Gepflogenheiten des Patentamts hinsichtlich des Anlegens von “Neuheits-Kriterien” zur Analyse von Patentansprüchen ab. Id., unter 889, 167 USPQ unter 286 .30. Das Gericht verkündete auch einen neuen Standard für das Einschätzen von Patentanspruchs-Analysen unter §101: jedwede Reihenfolge von (gedanklich nachvollziehbaren) Schritten stellte eine patentierbare Verfahrensweise unter §101 dar, so lange sich diese innerhalb des “technologischen Bereichs” befindet.  Id., unter 893, 167 USPQ unter 289 . Dieser Standard entledigte sich auf wirksame Art von jeglichen verbliebenen Spuren der „Gedanken-Schritte-Doktrin“ <450 U.S. 201> nach Prater und Bernhart.31. Der “technologische-Bereich-Standard" wurde weiter verfeinert im Fall Benson, 441 F.2d 682, 169 USPQ 548 (CCPA 1971) in dem das Gericht festhielt, dass Computer - ohne Rücksicht auf ihren Verwendungszweck - innerhalb des technologischen Bereichs der Kriterien des §101 liegen. Id., unter 688, 169 USPQ unter 552.

 

Im Fall Benson wurde natürlich von diesem Gericht auf Gottschalk v Benson, 409 U.S. 63, 175 USPQ 673 (1972)  rückverwiesen.32. Richter Douglas' Bezugnahme auf eine einmütige Gerichtsauffassung zeigte keinen Hinweis auf die Ablehnung der „Gedanken-Schritte-Doktrin“ durch die niedrigeren Instanzen oder des neuen “technologischen-Bereich-Standards“ 33. Vielmehr hielt das Gericht eindeutig fest, dass neue mathematische Verfahren, die in herkömmlichen Computern ausgeführt werden können, genau so wie geistige Prozesse und abstrakte intellektuelle Konzepte zu sehen  (Id., unter 67, 175 USPQ unter 674 und daher nicht patentierbare Verfahrensweisen innerhalb der Kriterien von §101 sind.

 

<450 U.S. 202> Das Bundes-Appellationsgericht (CCPA) hatte seine erste Gelegenheit, Benson zu interpretieren; und zwar im Fall Christensen, 478 F.2d 1392, 178 USPQ 35 (CCPA 1973). In Christensen war die beanspruchte Erfindung eine Methode, bei der das einzige neuartige Element eine mathematische Formel war. Das Gericht ließ den “Neuheits-Kriterien”-Ansatz wieder aufleben, der in Musgrave verlassen worden war, und stellte fest, dass ein Verfahrens-Patentanspruch, in dem das Neuheitskriterium eine im letzten Prozess-Schritt zu lösende mathematische Gleichung wäre, keinen patentierbaren Gegenstand nach Benson, Id , unter 1394,178 USPQ unter 37, darstellte. In Übereinstimmung damit bestätigte das Gericht die Zurückweisung der Patentansprüche nach §101 durch den Appellations-Ausschuss des US-Patentamtes.

 

Das Bundes-Patentappellationsgericht begann in den nachfolgenden Fällen mit der Verengung der Auslegung von Benson. Im Fall Johnston, 502 F.2d 765, 183 USPQ 172  (CCPA 1974), hielt das Gericht fest, dass ein maschinelles Aufzeichnungssystem, das einen programmierten Digitalrechner umfasste, patentierbare gegenständliche Materie unter §101 war. Id., unter 771, <209 USPQ 15> 183 USPQ at 176. Die Mehrheit tat Benson ab mit der Ansicht, dass Benson nur eine Verfahrensweise beanspruchte, jedoch keinen Apparat. Ebenda. Richter Rich war anderer Meinung und argumentierte, dass „Benson ausschließlich zu begrenzen auf Verfahrens-Patentansprüche“ bedeuten würde, Patentierbarkeit drehe sich um die Art der Formulierung WIE eine Programm-Erfindung beansprucht würde. Id., unter 773-774, 183 USPQ at 178 34. Das Gericht sah Benson erneut wieder wie nur begrenzt auf Verfahrens-Patentansprüche im Fall Noll, 545 F.2d 141, 191 USPQ 721  (CCPA 1976), certoriari abgelehnt, 434 U.S. 875, 195 USPQ 465 (1977); Apparat-Ansprüche würden wirksam durch die Benson vorangegangene Gerichtsentscheidung, dass ein programmierter Computer strukturell anders geartet sei als der gleiche Computer ohne dieses spezielle Programm. Id., unter 148, 191 USPQ at 726. Davon abweichend, argumentierte Richter Lane gemeinsam mit Richter Rich, dass Benson als generelle Ächtung des Patentierens von Computer-Programmen ohne Rücksicht auf der Form der Patentansprüche gesehen werden sollte. Id., unter 151-152, 191 USPQ unter 728. Richter Lane`s Auslegung von Benson wurde von der Mehrheit <450 U.S. 203> abgelehnt im Fall Chatfield, 545 F.2d 152, 191 USPQ 730 (CCPA 1976), cert. abgelehnt, 434 U.S. 875, 195 USPQ 465(1977) - entschieden am gleichen Tag wie Noll. In diesem Fall sah das Gericht Benson nur im Ausschluss des Patentierens von solchen als Verfahren beanspruchten Programm-Erfindungen, wo die Patentansprüche alle Verwendungen eines Algorithmus oder mathematischer Formeln blockieren würden. Id., unter 156, 158-159, 191 USPQ unter 733, 735 35. Die Richter mit der abweichenden Ansicht argumentierten, ebenso wie bei Noll, dass der Fall Benson solche Programme für Mehrzweck-Digitalrechner als nicht patentierbaren Gegenstand hält. Id., unter 161, 191 USPQ unter 738.

 

            Noll und Chatfield folgend interpretierte das Bundes-Appellationsgericht (CCPA) Benson in der Weise konsequent, dass das Patentieren einer programm-relevanten Verfahrens-Erfindung nur dann auszuschließen sei, wenn die Patentansprüche - falls erlaubt – den Algorithmus selbst völlig „in Besitz nehmen“ würden. Einer jener Fälle, die diese Sichtweise zeigten, war der Fall Flook, 559 F.2d 21, 195 USPQ 9  (CCPA 1977), 36 welcher zu Parker v Flook, 437 U.S. 584, 198 USPQ 193 (1978) rückverwiesen wurde. Bevor dieses Gericht aber den Fall Flook entschied, entwickelte die niedrigere Instanz ein zwei-Schritt-Prozedere zum Analysieren von programm-relevanten Erfindungen angesichts des Falles Benson. Im Fall Freeman, 573 F.2d 1237, 197 USPQ 464 (CCPA 1978) stellte das Gericht fest, dass solche Erfindungen zuerst dahingehend untersucht werden müssen, ob ein mathematischer Algorithmus direkt oder indirekt beansprucht wird; und wenn ein Algorithmus geoffenbart wird, so muss das Gericht entscheiden, ob der Patentanspruch den Algorithmus völlig „in Besitz nehmen“ würde. Nur wenn ein Patentanspruch beide Auflagen erfüllte, wäre Benson als anwendbar zu betrachten. Id., unter 1245, 197 USPQ at 470. Siehe auch Fall Toma, 575 F.2d 872, 877, 197 USPQ 852, 856-857 (CCPA 1978). 

         <450 U.S. 204> Im Fall Flook klärte dieses Gericht Benson hinsichtlich dreier wichtiger Beziehungen. Erstens hielt Flook fest, dass die Benson-Regel bezüglich unpatentierbarer Gegenstände nicht - wie die niedrigere Instanz angenommen hatte – limitiert wäre auf Patentansprüche, die einen Algorithmus vollständig in Besitz nehmen bzw. sich auf ein Patent auf den Algorithmus an sich belaufen würden. 437 U.S, unter 589-590, 198 USPQ unter 197. Zweitens machte das Gericht klar, dass eine verbesserte Rechenmethode, sogar wenn als Teil eines physischen Prozesses verwendet, keine patentierbare gegenständliche Materie unter §101 sein könne. Id., unter 595, n. 18, 198 USPQ unter 199. Schließlich erklärte das Gericht das korrekte Prozedere zum Analysieren eines Patentanspruchs, der einen mathematischen Algorithmus verwendet. Unter diesem Prozedere wird der Algorithmus nach §101-Kriterien genauso behandelt, als ob er ein gewöhnlicher Teil des bekannten Standes der Technik wäre; der Patentanspruch wird sodann geprüft, um festzustellen, ob er “irgendein anderes erfinderisches Konzept” offenbart. Id., unter 591-595, 198 USPQ unter 197 .37<209 USPQ 16>

           Obwohl das Bundes-Appellationsgericht (CCPA) in mehreren, Flook folgenden Entscheidungen festhielt, dass programm-relevante Erfindungen keine patentierbaren Gegenstände unter §101 wären - s. z.B. im Fall Sarkar, 588 F.2d 1330, 197 USPQ 788 (CCPA 1978); im Fall Gelnovatch, 595 F.2d 32,201 USPQ 136 (CCPA 1979) – fand Flook <450 U.S. 205> nicht gerade allgemeine begeisterte Zustimmung bei besagtem Gericht.  Im Fall Bergy, 596 F.2d 952, 201 USPQ 352  (CCPA 1979) beteiligte sich die Mehrheit an einer umfangreichen Kritik an Flook und entschied, dass dieses Gericht irrtümlicherweise “verschiedene gesetzliche Vorkehrungen, die begrifflich ohne Zusammenhang seien”, vermischt hätte. Id., unter 959, 201 USPQ at 360.38. In anschließenden Fällen erkannte das Gericht Flook als „auf nichts anderem beruhend als auf der Art und Weise, in der die Patentansprüche formuliert worden waren“, und es lehnte ausdrücklich die Benutzung der Methode zur Analyse der Patentansprüche ab, die in jener Entscheidung expliziert wird. Die Position des Bundes-Appellationsgerichts (CCPA) war jene: sollte ein Patentanspruch auf eine Weise entworfen werden, dass er eine ganze Verfahrensweise als „neuartig“ offenbart, so definiert er patentierbare gegenständliche Materie – selbst dann, wenn das einzige neuartige Element, das der Erfinder erfunden zu haben beansprucht, nur ein neues Computerprogramm bildet.39. Das Gericht interpretierte Flook hierbei nach seiner Ansicht in diesem Fall. Siehe dazu Fall Diehr, 602 F.2d 982, 986-989, 203 USPQ 44, 49-52 (CCPA 1979). Nach meiner Beurteilung dieser Lektüre von Flook - obwohl völlig konsistent mit dem dehnbarem Ansatz der niedrigen Instanzen zu §101 während der vergangenen 12 Jahre -  trivialisiert die Haltung im Fall Flook jenes Prinzip, das dem Fall Benson zugrunde liegt,  sowie die entschiedene Autoritäts-Linie in jenen bewährten Ansichten.

II.

Wie ich bereits zu Beginn feststellte, ist der Ausgangspunkt zur richtigen Beurteilung im Patentrecht das genaue Verständnis dessen, was der Erfinder beansprucht, erfunden bzw. entdeckt zu haben. Tatsächlich wird das Ergebnis solcher Prozesse oft davon bestimmt, wie der Richter die Patentanmeldung versteht. Dies hier ist so ein Fall.

          Im ersten Satz seiner Ansicht sieht das Gericht die Frage aufgeworfen, “ob ein Verfahren zum Aushärten von synthetischem Gummi….patentierbare gegenständliche Materie ist.“ Siehe zuvor, unter 1, 209 USPQ bei 4 . Natürlich wurde diese Frage bereits vor vielen Jahren effektiv beantwortet, als Charles Goodyear sein Patent auf den Vulkanisationsvorgang erhielt 40. Die von Diehr und Lutton eingebrachte Patentanmeldung <450 U.S. 206> lehrt jedoch nichts über die Chemie des synthetischen Gummi-Aushärtungsvorganges, nichts über die Rohmaterialien, die zur Aushärtung von synthetischem Gummi benutzt werden sollten, nichts über die Ausrüstung, die beim Verfahren benutzt werden sollte, und nichts über die Bedeutung oder die Wirkung irgendeiner Prozess-Variablen wie Temperatur, Aushärtezeit, besondere Material-Zusammensetzungen oder Formpresse-Konfigurationen. Kurzum, Diehr und Lutton beanspruchen nicht, etwas Neues bezüglich des Verfahrens für das Aushärten von synthetischem Gummi entdeckt zu haben.

           So wie es aussieht, liest das Gericht aus den Patentansprüche in Diehr und Lutton heraus, dass die Entdeckung der Erfinder eine Methode <209 USPQ 17>  zum konstanten Messen der aktuellen Temperatur in einer Gummi-Formpresse ist 41. Aber, wie sich die Patentansprüche verstehe, besteht ihre Entdeckung <450 U.S. 207> in einer verbesserten Methode zur Berechnung der Zeitdauer, die die Presse während des Aushärtevorganges geschlossen bleiben sollte 42. Wenn das Verständnis der Patentansprüche seitens des Gerichtes korrekt wäre, würde ich übereinstimmen, dass sie patentierbare gegenständliche Materie offenbarten. Andererseits, wenn das Gericht meine Leseweise annähme, wäre ich davon überzeugt, dass der Fall anders entschieden werden würde.

Es gibt drei Gründe, warum ich die Gerichtsentscheidung nicht akzeptieren kann, wonach Diehr und Lutton beanspruchten, eine neue Methode zur konstanten Messung der Temperatur in einer Formpresse entdeckt zu haben. Erstens existiert kein Wort in der Patentanmeldung, welches suggeriert, dass es etwas Außergewöhnliches in Bezug auf die Geräte zur Temperatur-Anzeige gäbe, die in diesem Verfahren benutzt werden – oder dass tatsächlich irgendwelche besonderen Arten von Temperaturanzeige-Geräte darin benützt würden.43. Zweitens, seit es Geräte zur konstanten Messung <450 U.S. 208> von aktuellen Temperaturen gibt – z.B. auf einer hinteren Veranda – gab es in derselben Zeit allgemein bekannte Literatur darüber; ich finde es schwierig zu glauben, dass eine im Jahre 1975 eingereichte Patentanmeldung  auf der Bekanntgabe basierte, wonach gerade ein “Verfahren zum konstanten Messen der aktuellen Temperatur” entdeckt worden war. Schließlich befand der Berufungssenat des Patentamtes ausdrücklich, dass “der einzige Unterschied zwischen der konventionellen Arbeitsmethode einer Formpresse und der in der Patentanmeldung beanspruchten Methode auf jenen Schritten in den Ansprüchen beruht, die sich auf die rechnerische Aktion zur Lösung des mathematischen Problems bzw. auf die Formel beziehen, die zur Steuerung der Presse-Heizung und zur automatischen Öffnung der Presse benutzt wird” 44. Dieses Ergebnis wurde nicht vom Bundes-Appellationsgericht (CCPA) angezweifelt und ist eindeutig korrekt.

 

Eine faire Betrachtung der gesamten Patentanmeldung und der einzelnen Patentansprüche macht es vollkommen klar, dass das, was Diehr und Lutton als ihre Erfindung beanspruchen, eine Methode zur Anwendung eines Digitalrechners zwecks Bestimmung jener Zeitdauer ist, die eine Gummi-Formpresse während des Aushärtevorganges von synthetischem Gummi geschlossen bleiben sollte. Es gibt weder Anhaltspunkte dafür, der etwas Neues bezüglich der Instrumentation der Presse vorliegt; auch nicht betreffend der Aktivierung eines Zeitmessers wenn die Presse geschlossen wird, oder im automatischen Öffnen der Presse sobald die berechnete Zeit abgelaufen ist 45. Noch macht die Patentanmeldung <209 USPQ 18> <450 U.S. 209> Andeutungen darüber, dass Diehr und Lutton etwas über die Temperaturen in der Formpresse oder über die Zeitdauer zur Produzierung der bestmöglichen Aushärtung entdeckt hätten. Was sie als Entdeckung beanspruchen, ist im Wesentlichen eine Methode zum Aktualisieren der ursprünglich geschätzten Aushärtezeit durch wiederholte Neuberechnung gemäß einer bekannten mathematischen Formel in Antwort auf Temperatur-Unterschiede innerhalb der Formpresse. Ihre Methode zum Aktualisieren der Aushärtezeit-Kalkulation erinnert auffallend an die Methode zum Auslösen von Alarm-Limits, die Dale Flook zu patentieren versuchte.

 

Parker v. Flook, 437 U.S. 584, 198 USPQ 193 (1978) involvierte die Verwendung eines Digitalrechners im Verbindung mit einem katalytischen Umwandlungs-Prozess. Während des Umwandlungs-Prozesses wurden Variablen wie Temperatur, Druck, und Strömungs-Messwerte ständig überwacht und in den Computer eingegeben - hier in diesem Fall ist die Temperatur in der Formpresse jene Variable, die überwacht wird und in den Computer eingegeben wird. Im Fall Flook ermittelte der Digitalrechner fortgesetzt das “Alarm-Limit” neu -- eine Zahl, die das Erfordernis zu signalisieren vermochte, den katalytischen Umwandlungs-Prozess zu beenden oder zu modifizieren; hier in diesem Fall ermittelt der Digitalrechner fortgesetzt die korrekte Aushärtezeit -- eine Zahl, die die Zeit anzeigt, wann die Formpresse zur Herstellung synthetischen Gummis öffnen sollte.

 

Das Wesen der beanspruchten Entdeckung war in beiden Fällen ein Algorithmus, der auf einem digitalen Computer programmiert werden konnte 46 <450 U.S. 210>  Im Fall Flook machte der Algorithmus Gebrauch von multiplen Prozess-Variablen; hier in diesem Fall benutzt er nur eine Einzige. In Flook wurde der Algorithmus mittels einer neu entwickelten mathematischen Formel ausgedrückt; hier in diesem Fall macht der Algorithmus von einer bekannten mathematischen Formel Gebrauch. Offenbar kann keiner dieser Unterschiede die gegenwärtige Haltung (des Gerichts) eindeutig erklären 47. Meine Ansicht <450 U.S. 211> gibt zum Ausdruck, dass die heutige Haltung aus einem mangelnden Verständnis der von den Anmeldern beanspruchten Erfindung resultiert, und aus dem Versagen, den kritischen Unterschied zwischen dem “Entdeckungs-Erfordernis“ in §101 und dem “Neuheits-Erfordernis“ in §102 zu erkennen.48 <209 USPQ 19> 

III.

         Das Gericht wendet Parker v Flook falsch an, weil es - ebenso wie das Bundes-Appellationsgericht (CCPA) – den Fehler machte etwas nicht zu verstehen, ja sogar total zu ignorieren: nämlich den Unterschied zwischen der gegenständlichen Materie, welche die Erfinder als Entdeckung beanspruchen (die §101-Frage) und der Frage, ob die beanspruchte Entdeckung tatsächlich NEU ist (die §102-Frage) 49. Wenn ein Patentanspruch <450 U.S. 212>  nicht einmal aufzeigt, dass etwas entdeckt wurde was patentierbare gegenständliche Materie darstellt, so es gibt auch keine Möglichkeit die Neuheits-Frage anzusprechen.50. Oder, wie ja eben im Fall Flook: wenn das einzige Konzept, dessen Entdeckung der Erfinder beansprucht, kein patentierbarer Gegenstand ist, so erfordert §101, dass die Patentanmeldung abgelehnt werden muss ohne irgendeine Frage unter §102 aufzuwerfen; denn es ist irrelevant, ob eventuell unpatentierbare gegenständliche Materie -- in diesem Fall eine Formel zum Aktualisieren von Alarm-Limits -- tatsächlich NEU sein könnte

         Richtige Analyse muss deshalb mit einem Verständnis dessen beginnen, was der Erfinder beansprucht entdeckt zu haben; oder etwas anders ausgedrückt: dessen, was er als seinen erfinderischen Schritt ansieht.51. Es scheint mir klar zu sein, dass Diehr und Lutton <450 U.S. 213>  beanspruchen, eine neue Methode zum Programmieren eines Digitalrechners entwickelt zu haben, um - rasch und wiederholt - die korrekte Aushärtezeit in einem herkömmlichen Verfahren zu ermitteln.52. Nach der §101-Analyse müssen wir annehmen, dass die Reihenfolge von Schritten in dieser Programmierungs-Methode neuartig, nicht-naheliegend, und nützlich ist. Die Gretchen-Frage aber, ob so eine Methode patentierbare gegenständliche Materie bildet, bleibt bestehen. <209 USPQ 20>

Wenn diese Methode als ein “Algorithmus” angesehen wird – so wie dieser Begriff in Gottschalk v Benson (s. oben) und in <450 U.S. 214> Parker v. Flook, (s.oben) 53, - verwendet wurde, und wenn kein anderes erfinderisches Konzept in der Patentanmeldung geoffenbart wird, so muss die Frage mit NEIN beantwortet werden. Sowohl in Benson als auch in Flook stimmten die Parteien offensichtlich damit überein, dass die Entdeckung des Erfinders genau genommen als Algorithmus zu betrachten wäre; die Haltung, dass ein Algorithmus ein „Naturgesetz“ und deshalb nicht patentierbar wäre <450 U.S. 215> setzt klar fest, dass jene Entdeckungen keine patentierbaren Prozesse innerhalb der Kriterien von §101 darstellten.

 

Wie das Gericht heute erkennt, so lehnte Flook auch das Argument ab, dass Patentschutz dann verfügbar sein könne, wenn der Erfinder kein Monopol auf jede denkbare Anwendung des Algorithmus beanspruchte; sondern stattdessen seine Ansprüche durch  Beschreibung einer besonderen Tätigkeit als Folge der erfindungsgemäßen Lösung („post-solution activity“) - in diesem Fall: Auslösung eines Alarms in einem katalytischen Umwandlungs-Prozess  - einschränkte. In seinem Bemühen, den Fall Flook vom gegenständlichen Fall zu unterscheiden, charakterisiert das Gericht diese „Tätigkeit als Folge der erfindungsgemäßen Lösung“ als „unbedeutend”, s. zuvor unter 16, 209 USPQ bei 10 oder als bloß „symbolische“ Tätigkeit, ebenda unter n.14. In der Praxis aber war die „Tätigkeit als Folge der erfindungsgemäßen Lösung“, die in der Anmeldung von Flook beschrieben wird, nicht weniger bedeutungsvoll als die automatische Öffnung der Formpresse hier in diesem Fall. Das Aktivieren eines Alarm-Limits zur richtigen Zeit ist bestimmt genau so wichtig zur sicheren und effizienten Bearbeitung eines katalytischen Umwandlungs-Prozesses, wie es die automatische Öffnung des Geräts zur Aushärtung von synthetischem Gummi in diesem Fall ist. In beiden Fällen ist die “Tätigkeit als Folge der erfindungsgemäßen Lösung“ ein bedeutender Teil des industriellen Verfahrens. Aber in keinem Fall sollte diese Tätigkeit irgendeine rechtliche Signifikanz haben, weil sie keinen Teil des erfinderischen Konzepts bildet, das die Anmelder als Entdeckung beanspruchen.54

 

In Gottschalk v. Benson hielt man fest, dass ein Programm für die Lösung <450 U.S. 216> eines mathematischen Problems mittels Digitalrechner keine patentierbare Verfahrensweise innerhalb der §101-Kriterien wäre. In Parker v. Flook hielt man ferner fest, dass ein solches Computerprogramm nicht durch den Zusatz einer “Tätigkeit als Folge der erfindungsgemäßen Lösung“, die nicht als Neuheit beansprucht wurde, in eine patentierbare Verfahrensweise transformiert werden könne. Dieses Festhalten erforderte nach Meinung des Gerichts die klare Zurückweisung von Patentansprüchen 1 und 2 in der besagten Diehr- und Lutton- Patentanmeldung. Siehe zuvor unter 3 - 4, n.5, <209 USPQ 21> 209 USPQ bei 5 n.5. Meiner Meinung nach erfordert dies gleichzeitig die Zurückweisung von Patentanspruch 11, weil die in jenem Anspruch beschriebene „der Lösung vorangehende Tätigkeit“ (pre-solution activity)  zugegebenermaßen herkömmlicher Bestandteil des bekannten Standes der Technik ist.55

 

Das Gericht räumt nicht einmal ein, dass das von Diehr und Lutton entwickelte Computerprogramm eine patentierbare Entdeckung darstellt. Wenn wir das Programm dementsprechend so sehen würden, als ob es herkömmlicher Bestandteil des bekannten Standes der Technik wäre (so wie es ein gut fundierter Präzedenzfall es erfordert) 56, so ist völlig klar, dass ihre Patentanmeldung keine Ansprüche auf patentierbare Erfindung enthält. Ihre Anmeldung wurde deshalb richtigerweise vom Berufungssenat des Patentamts nach §101 zurückgewiesen.

IV.

         Die wichtige Frage, ob auf Computer-Programme Patentschutz erteilt werden sollte, zieht politische Überlegungen nach sich, wobei dieses Gericht <450 U.S. 217> nicht ermächtigt ist, sie anzusprechen. Siehe dazu Gottschalk v. Benson, 409 U.S., unter 72-73, 175 USPQ bei 676 ; Parker v. Flook, 437 U.S., unter 595-596, 198 USPQ bei 199. Wie die zahlreich eingebrachten Kurzgutachten zu Gottschalk v Benson (s. oben),  Dann v. Johnston (s. oben) Parker v. Flook (s. oben), sowie dieser Fall demonstrieren, ist diese Frage nicht nur eine schwierige und wichtige, sondern anscheinend auch eine von institutionellen Interessen beeinflusste. In jedem der besagten Fälle haben die Sprecher der organisierten Patent-Lobby  einmütig die Patentierbarkeit favorisiert, und Vertreter der Industrie haben Positionen eingenommen, die hauptsächlich von ihrem wirtschaftlichen Eigeninteresse getragen werden. Ungeachtet der leidenschaftlichen Argumente, dass Patentschutz für das Wachstum der Software-Industrie wichtig ist, haben Kommentatoren 57 vermerkt, dass “diese Industrie auch ohne ihn sprunghaft wächst“.58 <450 U.S. 218>   Außerdem bezweifeln sogar einige Kommentatoren, die glauben, dass Rechtsschutz auf Computerprogramme wünschenswert wäre, ob das gegenwärtige Patentwesen den nötigen Schutz bereitstellen kann.59

Innerhalb der Regierung sind auch diverse Entscheidungs-Modelle entstanden. Gottschalk, Dann, Parker und Diamond waren keine gewöhnlichen Prozessparteien - jeder fungierte als Präsident des US-Patentamts, als er die gegen die Erteilung von Patentschutz auf eine programm-relevante Erfindung opponierte. Ohne Zweifel mag jeder einzelne der Genannten von der Sorge über die Fähigkeit des Patentamtes <209 USPQ 22> motiviert gewesen sein, die Flut von Patentanmeldungen effizient zu verarbeiten, die unvermeidlich aus einer Entscheidung resultieren würden, wonach Computerprogramme patentierbar seien.60 Diese übereinstimmende Sorge wurde vom Präsidenten des US-Patentamts und dem Berufungssenat des USPTO bestätigt. Sie wurde aber nicht geteilt vom Bundes-Appellationsgericht, das den Entscheid des USPTO-Berufungssenats in den Fällen Benson, Johnston, und Flook umstieß; und der dann von diesem Gericht erneut in jedem der genannten Fälle umgestoßen wurde.61

 

<450 U.S. 219> Experten sind der Arbeit beider Gerichte kritisch gegenüber gestanden. Einiges dieser Kritik mag vielleicht von der Überzeugung über die Bedeutung der umfassenden grundlegenden politischen Frage herrühren; solche Kritik mag man der einen Seite zuordnen. Andere Form der Kritik hingegen sprechen zwei Probleme an, auf die Bundesrichter verpflichtet wären zu antworten. Erstens schaffen die Fälle betreffend der Patentierbarkeit von programm-relevanten Erfindungen keine Regeln, die einem gewissenhaften Patentanwalt erlauben würden, mit einem hohen Grad an Genauigkeit zu bestimmen, (wenn überhaupt) welche programm-relevante Erfindungen patentierbar sein werden. Zweitens hat die Einbeziehung der zweideutigen Vorstellung von einem “Algorithmus” innerhalb der “Naturgesetze”- Kategorie unpatentierbarer Gegenstände Anlass zur Sorge gegeben, dass beinahe jeder Prozess in dieser Weise beschrieben und deshalb für nicht-patentierbar gehalten werden könnte.

 

Meiner Beurteilung nach wird die heutige Entscheidung die erstgenannte Sorge anheizen und die zweite nicht ausreichend beruhigen. Ich glaube, dass beide Probleme besser dadurch angesprochen werden würden, (1) durch eine unmissverständliche Haltung, wonach keinerlei programm-relevante Erfindung eine patentierbarer Verfahrensweise unter §101 ist - außer sie stellt einen technischen Beitrag her, der nicht vollständig von der Verwendung eines Computers abhängig ist -, und (2) eine unmissverständliche Erklärung, wonach der Begriff “Algorithmus” - wie in diesem Fall, so auch in Benson und Flook verwendet -  mit dem Begriff  “Computerprogramm” synonym ist.62. Weil die Erfindung <450 U.S. 220> , die in der Patentanmeldung in diesem fraglichen Fall beansprucht wird, keinen Beitrag zur Technik herstellt, der nicht vollständig unabhängig von der Verwendung eines Computers in herkömmlichen Prozessen ist, würde ich die Entscheidung vom Bundes-Appellationsgericht umstoßen.